Уведомление о результатах проверки соответствия фипс что значит
Уведомление о результатах проверки товарного знака: стратегия ответа
Юрист патентно-адвокатского бюро «Гардиум»
специально для ГАРАНТ.РУ
В ходе экспертизы заявленного к регистрации товарного знака Роспатент может выявить основания, препятствующие получению свидетельства. В таких случаях заявитель получает соответствующее уведомление, которое представляет собой предварительный отказ. Преодолеть его путем мотивированного ответа возможно в течение шести месяцев. Рассмотрим, как это сделать.
Основание 1: регистрации обозначения препятствует тождественный или схожий до степени смешения товарный знак
В первую очередь, на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) или Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) необходимо проверить делопроизводство по противопоставленному обозначению. Бывает, что на момент получения уведомления оно уже успело прекратить свое действие и таким образом перестало быть препятствием для регистрации.
Затем следует проанализировать однородность товаров или услуг, которые индивидуализируются спорными товарными знаками. Закон не запрещает регистрацию тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородной продукции и именно поэтому такое сравнение нередко позволяет сохранить часть товаров или услуг, фигурирующих в заявке.
Так, обозначение SEMPLICE было заявлено на регистрацию в отношении производства и продажи обуви. Экспертиза Роспатента выявила наличие товарного знака «Semplice семпличе», зарегистрированного для продвижения товаров. При подготовке ответа на уведомление было отмечено, что заявленные «Услуги торговли» неоднородны услуге «Продвижение товаров для третьих лиц», в отношении которой зарегистрирован знак конкурента. В обоснование данной позиции была сделана ссылка на Информационное письмо ФИПС от 23 декабря 2011 г. № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», в соответствии с которым термин «продвижение товаров для третьих лиц» не может рассматриваться как эквивалент понятий «услуги торговли», «услуги по продаже товаров» и т.п. Различие между данными понятиями также подтверждалось выдержками из экономической литературы. Кроме того, заявитель уточнил, что планирует использовать товарный знак для производства и продажи обуви, а конкурирующий товарный знак используется его владельцем для продвижения услуг итальянских ресторанов. В итоге обозначение Semplice удалось зарегистрировать для реализации обувной продукции.
Третьим шагом будет сравнение спорных обозначений по фонетическому, визуальному и смысловому критериям. Если удастся доказать, что они не смешиваются в глазах потребителей, то Роспатент регистрацию одобрит.
Так, в ведомство поступило обозначение «НЕГА СНЕГА», которое было схожим до степени смешения с товарным знаком «НЕГА». В ответе на уведомление заявитель указал, что спорные товарные знаки различаются по фонетическому критерию, поскольку имеют разное количество слов, слогов букв и звуков. Кроме того, было отмечено, что слово «СНЕГА» является более длинным и произносится дольше, поэтому на нем концентрируется основное внимание слушателя. Заявитель обозначил, что спорные товарные знаки различаются по визуальному критерию, так как заявленное обозначение является более длинным и состоит из двух слов, а не одного. Также заявитель акцентировал внимание на смысловом различии спорных обозначений: знак заявителя является вымышленным словосочетанием, а противопоставленный ему имеет конкретное значение. В итоге обозначение «НЕГА СНЕГА» удалось зарегистрировать в отношении всех заявленных товаров и услуг.
Основание 2: заявленное к регистрации обозначение не обладает различительной способностью.
Различительной называют способность обозначения указывать на конкретного производителя (например, Заключение Палаты по патентным спорам от 16 марта 2016 г. по заявке № 2013740526).
Данное препятствие можно преодолеть двумя путями. Первый из них – доказать, что поданное на регистрацию обозначение является фантазийным. Фантазийность означает, что знак не указывает на конкретный вид товара или услуги, а требует от потребителя домысливания и вызывает в его сознании различные ассоциации. К примеру, слово имеет несколько значений или отсутствует в общедоступных словарно-справочных изданиях.
Так, Роспатент прислал заявителю уведомление о том, что обозначение «Софила» не обладает различительной способностью в отношении товаров 30 класса МКТУ (пищевые продукты), поскольку представляет собой наименование ореховых сладостей. В обоснование своего довода эксперт ведомства привел ссылку из Интернета. В ответе на уведомление было отмечено, что эксперт не подтвердил достоверность информации, размещенной на приведенных ссылках, другими источниками. Таким образом, согласно информационному письму Роспатента от 9 сентября 2008 г. № 10/37-510/23 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности» это не может являться безусловным основанием для отказа в регистрации товарного знака. В ответе на уведомление также было указано, что «Софила» отсутствует в общедоступных словарно-справочных изданиях, в связи с чем является фантазийным. В итоге Роспатент зарегистрировал это обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ.
Вторым путем является предоставление документов, подтверждающих факт того, что в результате длительного и интенсивного использования заявленного обозначения оно стало ассоциироваться с конкретной компанией. К таким документам относятся договоры на размещение рекламы и администрирование домена, накладные, выписки-счета, а также заказы на изготовление буклетов и другой сувенирной продукции. Важно, что они должны подтверждать использование обозначения на территории нескольких субъектов РФ и быть датированы раньше, чем была подана заявка на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.
Так, на получение охранное документа претендовало комбинированное (включает в себя словесную часть и изображение) обозначение «Алтайский дом туризма» в отношении услуг по ведению туристической деятельности. Роспатент направил его владельцу уведомление о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, но словесный элемент «Алтайский дом туризма» не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг и поэтому будет включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента. Это означает, что любое лицо при ведении бизнеса могло бы беспрепятственно использовать словесный элемент «Алтайский дом туризма». В ответе на уведомлении заявитель сослался на наличие сайта и групп в социальных сетях, в которых использовано заявленное обозначение. Дата размещения заявленного обозначения на сайте заявителя была подтверждена с помощью веб-архива. Также заявитель указал на то, что имеет широкую партнерскую сеть, принимает активное участие в различных конкурсах и акциях и сотрудничает с рекламными агентствами. К ответу на уведомление были приложены документы, подтверждающие данные доводы. В итоге словесный элемент «Алтайский дом туризма» был включен в заявленный товарный знак в качестве охраняемого.
Основание 3: заявленное к регистрации обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя
Обозначение способно ввести в заблуждение, если оно порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, однако не соответствует действительности (п. 3 приказа Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений»).
Чаще всего такое уведомление Роспатент направляет, когда в обозначении имеется наименование географического объекта, но при этом заявитель находится в другом регионе. Для устранения препятствия потребуется представить документы, которые фиксируют связь заявителя с географическим объектом, либо по аналогу с Основанием 2 доказывать, что обозначение является фантазийным.
Так, предварительный отказ Роспатента получило обозначение, которое включает в себя словесный элемент Siberiahome. При этом местом нахождения заявителя являлся Ставропольский край. В ответе на уведомление была сделана ссылка на п. 2.4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39). В данном пункте сказано, что одно и то же географическое наименование в отношении одних товаров указывает на место производства товара и нахождения изготовителя, а в отношении других товаров является фантазийным. Например, обозначение «Каспий» указывает на место производства применительно к черной икре, поскольку ее добывают в Каспийском море. При этом обозначение «Каспий» является фантазийным в отношении сигарет. Заявитель отметил, что Сибирь известна, в первую очередь, природными ресурсами и, соответственно, в отношении природных ресурсов словесный элемент Siberia является описательным, а по отношению к заявленным товарам (одежда) и связанным с ним услугам – фантазийным. Также он отметил, что Сибирь составляет около 73,56% территории РФ и исторически административное деление зачастую не совпадало с географическими границами сибирского региона. В связи с этим образ Сибири приобрел расширенное символическое восприятие. Кроме того, в ответе на уведомление были приведены аналогичные примеры из практики Палаты по патентным спорам и судов. В одном из них Верховный Суд Российской Федерации счел возможным регистрацию обозначения LONDON MALL на имя кипрской компании, а в другом Палата по патентным спорам признала возможной регистрацию обозначения English Club на имя украинского заявителя (определение ВС РФ от 27 июля 2015 г. № 300-ЭС15-7749). В итоге обозначение Siberiahome получило свидетельство о регистрации в отношении всех заявленных товаров и услуг.
Уведомление о результатах проверки соответствия фипс что значит
За совершение юридически значимых действий, связанных с регистрацией товарного знака, предусмотрено взимание пошлин.
Размеры пошлин, порядок и сроки их уплаты устанавливаются Правительством Российской Федерации и регулируются Положением о патентных и иных пошлинах.
На нашем сайте размещена автоматизированная программа «Калькулятор патентных и иных пошлин», которая поможет рассчитать необходимую для оплаты сумму пошлин.
Заявку на регистрацию товарного знака можно подать следующими способами:
почтой по адресу: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация.
непосредственно в пункт приема заявок по адресу: Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1 с правого торца здания;
с использованием факса: +7 (495) 531-63-18 с последующим представлением оригиналов документов заявки в течение одного месяца с даты их поступления по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие ранее по факсу;
с использованием электронно-цифровой подписи (информация о данном способе подачи представлена на сайте ФИПС в разделе «Электронное взаимодействие с заявителями»).
Заявка на регистрацию товарного знака подается заявителем или его представителем.
Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявки;
3) проверка уплаты пошлин и формальная экспертиза заявки;
5) рассмотрение заявлений и ходатайств, поданных заявителем по собственной инициативе;
6) регистрация товарного знака в Государственном реестре, публикация сведений о государственной регистрации товарного знака и выдача свидетельства на товарный знак.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 1 к Административному регламенту.
Сроки предоставления государственной услуги по рассмотрению заявки и выдачи свидетельства на товарный знак действующим регламентируется пунктами 13-15 «Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов».
Общий срок предоставления государственной услуги в части приема, регистрации, экспертизы заявки и выдачи свидетельства на товарный знак составляет восемнадцать месяцев и две недели.
В соответствии с действующими нормативными документами переписка с Роспатентом ведется заявителем или его представителем, уполномоченным на это, по каждой заявке/каждому заявлению (ходатайству) в отдельности (п. 7 Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, п. 11.2 Административного регламента по осуществлению ведения реестров, п. 9.1 Административного регламента продления срока действия патента).
Таким образом, по каждой заявке/свидетельству должна быть представлена отдельная корреспонденция.
Согласно пункту 1 статьи 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент, с возможностью продления на 10 лет неограниченное число раз по заявлению правообладателя согласно пункту 2 статьи 1491 ГК РФ.
Ключ электронной подписи можно получить в любом удостоверяющем центре, аккредитованном в Минкомсвязи РФ и выпускающем ключи электронной подписи для получения государственных услуг. Список удостоверяющих центров опубликован на Портале уполномоченного федерального органа в области использования электронной подписи.
УЦ ФИПС в настоящее время осуществляет выдачу ключей ЭП только сотрудникам ФИПС и сотрудникам ЦПТИ.
Проверьте срок окончания действия личного сертификата.
В случае, если после выполнения рекомендаций п.1 – п.3 проблемы остались, обратитесь в службу технической поддержки ФИПС по адресу: helpdesk@rupto.ru.
В случае замены (получении нового) ключа ЭП вместо старого пользователю необходимо (подразумевается, что пользователь будет продолжать работать с компьютером, ранее уже настроенным для старого ключа ЭП. Иначе, сначала см. Руководство по настройке рабочего места пользователя Сервиса «АРМ Регистратор»):
Установить новый сертификат в соответствии с инструкциями УЦ, в котором он был получен.
Войти в сервис АРМ «Регистратор» по адресу https://kpsrtz.fips.ru и зарегистрировать новый Личный кабинет.
Войти в новый Личный кабинет с новым ключом ЭП.
Обратиться в службу технической поддержки ФИПС по электронному адресу helpdesk@rupto.ru с просьбой о переносе всех заявок из старого Личного Кабинета в новый.
После получения ответа из службы технической поддержки ФИПС о том, что заявки перенесены, войти в новый Личный кабинет с новым ключом ЭП и продолжить работу.
В случае продления срока действия старого ключа ЭП (подразумевается, что пользователь будет продолжать работать с компьютером, ранее уже настроенным для старого ключа ЭП. Иначе, сначала см. Руководство по настройке рабочего места пользователя Сервиса «АРМ Регистратор»):
Установить продленный сертификат в соответствии с инструкциями УЦ, в котором он был получен.
Войти в Личный кабинет с продленным ключом ЭП и продолжить работу.
В случае назначения заявителем нового представителя для ведения дел по электронной заявке новому представителю необходимо:
получить ключ ЭП в удостоверяющем центре, аккредитованном в Минкомсвязи РФ.
войти с ключом ЭП в сервис «АРМ Регистратор» по ссылке «Подать заявку – Начать работать» на сайте ФИПС по адресу: http://new.fips.ru/podacha-zayavki/podacha-zayavki-na-tovarnyy-znak/ или по ссылке https://kpsrtz.fips.ru/User и зарегистрироваться в сервисе.
направить в бумажном виде в ФИПС в адрес экспертизы:
письмо, содержащее просьбу о переводе электронной заявки (заявок) в личный кабинет нового представителя заявителя с указанием 10-значных регистрационных номеров.
ходатайство заявителя о прекращении полномочий прежнего представителя и доверенность, удостоверяющую полномочия нового представителя заявителя на ведение дел по указанным номерам заявок.
Перевод электронных заявок в личный кабинет нового представителя будет осуществлен в случае назначения нового представителя на основании полученной Доверенности.
Перевод заявок из одного личного кабинета в другой внутри одной организации может осуществляться сотрудником – пользователем сервиса, имеющего права Руководителя пользователей.
Электронное взаимодействие с заявителями через ЛК сервиса заканчивается после регистрации товарного знака, НМПТ/ПНМПТ, патента на изобретение, полезную модель или вынесения решения об отказе в регистрации или отзыве заявки. Отправка какой-либо исходящей корреспонденции, а также получение входящей корреспонденции по заявке в электронном виде в ЛК, будет заблокировано. Свидетельство о регистрации товарного знака (знака обслуживания), НМПТ/ПНМПТ, патента на изобретение, полезную модель направляется заявителю в бумажном виде по адресу для переписки.
По истечении 1 года со дня регистрации товарного знака (знака обслуживания), НМПТ/ПНМПТ, изобретения, полезной модели или получения решения об отказе в регистрации, или отзыве заявки, информация о заявке удаляется с интерфейса личного кабинета пользователя.
Проставляется «галочка» в чекбоксе «Высылать корреспонденцию на e-mail»» и указывается адрес электронной почты в случае, если заявитель или его представитель желает получать из ФИПС дополнительно на электронный адрес входящую корреспонденцию и уведомление об успешной регистрации документов, направленных из ЛК пользователя. При получении корреспонденции в тело сообщения Outlook включен регистрационный и учетный номер заявки. Корреспонденция на e-mail поступает в виде файлов – собственно ВК и файла(ов) электронной подписи.
Файл должен содержать качественное изображение документа.
Разрешенные типы файлов: tif, tiff, bmp, jpg, jpeg, png, gif, doc, docx, rtf, pdf, максимальный размер не должен превышать 5 MB. Полный список требований отображается в отдельном диалоговом окне по иконке (на интерфейсе загрузки файла документа).
Для документов заявки на товарный знак, НМПТ/ПНМПТ.
Если параметры загружаемого файла (разрешение, размер, цветовой режим) отличаются от разрешенных, то сервис автоматически конвертирует изображение и выдает пользователю соответствующее сообщение.
Форматы bmp, jpeg, png, gif предполагают загрузку одностраничного документа. При загрузке изображение конвертируется в формат tiff.
Для загрузки многостраничного документа, используйте формат doc, docx, pdf или многостраничный tiff-файл.
Для документов заявки на изобретение и полезную модель.
В сервисе «АРМ Регистратор» файлы документов, загруженные в требуемых форматах, в том числе и doc или docx, не конвертируются, и передаются в ФИПС в неизмененном виде.
Разрешенные форматы загружаемого файла при подготовке документов:
«Формула изобретения» – rtf.
«Чертеж(и) и иные материалы» – tiff.
Удалите из имени заявителя недопустимые символы. Красный цвет флажка закладки изменится на желтый или зеленый цвет, как только будут заполнены без ошибок обязательные поля на закладке «Заявитель».
Согласно п.21 «ТРЕБОВАНИЙ к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы на ТЗ» и п.17 «ТРЕБОВАНИЙ к документам заявки на выдачу патента на изобретение», если заявка подается в электронной форме с использованием официального сайта Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указание адреса электронной почты для переписки является обязательным.
В соответствии с п.7 «Положения о пошлинах» уплату пошлин осуществляют юридические и физические лица, в установленном порядке обратившиеся за совершением юридически значимых действий, либо лица, действующие по их поручению.
Если перед подачей заявки уплачена пошлина или к заявке приложен документ об уплате пошлины, то отметьте «галочкой» соответствующие чек-боксы и введите идентификационные сведения о плательщике.
Если подача заявки осуществляется без уплаты пошлины, то введите идентификационные сведения предполагаемого плательщика.
Если подача заявки осуществляется без уплаты пошлины и Вам неизвестно, кто будет ее оплачивать, то в соответствующие идентификационные поля плательщика введите нулевые значения.
Для иностранного плательщика – юридического лица достаточно заполнить только поле КИО (допустимо значение «00000»).
Разделите исходный документ на несколько частей так, чтобы размер каждого конечного файла допустимого формата, содержащего часть документа, составлял не более 5 Мб. В сопроводительном письме сообщите экспертизе дополнительную информацию, касающуюся, например, последовательности просмотра файлов. Если документ, удовлетворяющий требованиям, подготовить в электронном виде не представляется возможным, направьте его в ФИПС на бумаге.
Уведомление о результатах проверки соответствия фипс что значит
Настоящее Руководство по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу (далее – Руководство) является третьей частью Руководства по экспертизе заявок на изобретения.
Руководство посвящено рассмотрению вопросов, связанных с проведением экспертизы по существу, преимущественно с проверкой требований, предъявляемых к формуле изобретения, и проверкой патентоспособности изобретений.
Руководство разработано в целях обеспечения единообразной практики применения Кодекса и Регламента ИЗ при проведении экспертизы по существу.
Основные этапы экспертизы по существу состоят в анализе описания изобретения, в проверке соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, в проверке принципиальной патентоспособности изобретения, в проведении информационного поиска и подготовке отчета о нем, в проверке промышленной применимости изобретения, новизны, изобретательского уровня. Эти этапы экспертизы по существу осуществляются после завершения формальной экспертизы с положительным результатом.
Вместе с тем приведенная последовательность этапов не является алгоритмом проведения экспертизы по существу. Не следует рассматривать в качестве алгоритма и последовательность разделов, представленную в оглавлении к Руководству. Настоящее Руководство не содержит рекомендаций, касающихся алгоритма. Он не установлен ни Кодексом, ни Регламентом ИЗ. Это объясняется тем, что решение вопроса о выборе алгоритма не может быть однозначным, так как оно во многом зависит от качества оформления заявки на изобретение, от того, выявлены ли в результате первичного анализа описания и формулы изобретения препятствия для проведения экспертизы по существу, и если выявлены, то какой характер имеют эти препятствия.
Общепринятый подход состоит в том, что экспертиза по существу начинается с тщательного анализа описания и формулы изобретения в целях уяснения решаемой задачи, технического результата (результатов) и сущности заявленного изобретения. При проведении этого анализа эксперт должен принимать во внимание весь комплекс требований, предъявляемых к формуле изобретения (подпункты (1)–(7) пункта 24.4 Регламента ИЗ, раздел 2 настоящего Руководства), и требований, связанных с проверкой принципиальной патентоспособности заявленного изобретения (пункты 1, 5 статьи 1350 Кодекса, пункт 24.5 Регламента ИЗ, раздел 3 настоящего Руководства).
Если на данном этапе не выявлены препятствия для дальнейшего проведения экспертизы по существу, т. е. основания для запроса, и получен положительный вывод по результатам проверки принципиальной патентоспособности, далее проводится информационный поиск и подготавливается отчет о нем. При проведении информационного поиска и подготовке отчета о нем принимаются во внимание положения раздела 26 Регламента ИЗ и второй части Руководства по экспертизе заявок на изобретения. Следует иметь ввиду, что если формула изобретения наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, содержит признаки, характерные для решений, не являющихся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, и в результате проведения информационного поиска выявлен более близкий аналог, то необходимо вернуться к проверке принципиальной патентоспособности заявленного решения (пункт 24.5 Регламента ИЗ, пункт 3.3.4 настоящего Руководства).
Затем осуществляется проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Если и на этих этапах экспертизы по существу не выявлены основания для запроса, заявителю, как правило, направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Доводы заявителя учитываются при принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня получения им уведомления (пункт 1 статьи 1387 Кодекса). До принятия решения о выдаче патента указанное уведомление может не направляться, если мотивы не выявлены. Решение по заявке на изобретение по результатам экспертизы по существу принимается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на основании заключения по результатам экспертизы, подготовленного экспертом.
В отдельных случаях эксперты проводят проверку промышленной применимости до проведения информационного поиска. Однако в этих случаях вывод о несоответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости не освобождает эксперта от обязанности провести информационный поиск и направить отчет о нем заявителю (пункты 2, 3 статьи 1386 Кодекса).
Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу на любом ее этапе возникают препятствия для дальнейшего проведения экспертизы по существу, эксперт может запросить у заявителя дополнительные материалы, в частности измененную формулу изобретения, без которых проведение экспертизы невозможно. Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса. Если заявитель в течение месяца со дня получения им запроса запросит копии материалов, противопоставленных заявке, двухмесячный срок представления дополнительных материалов исчисляется со дня получения им копий. Дополнительные материалы не должны изменять сущность изобретения (статья 1378 Кодекса). Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен, но не более чем на десять месяцев (пункт 5 статьи 1386 Кодекса). Если заявителем срок представления дополнительных материалов пропущен, он может быть восстановлен в порядке, установленном статьей 1389 Кодекса.
Таким образом, в ходе проведения экспертизы по существу экспертом, как правило, подготавливаются запросы, уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам и заключение по результатам экспертизы, на основе которого Роспатент принимает решение по заявке на изобретение по результатам экспертизы по существу.
Общая рекомендация, касающаяся подготовки запросов, состоит в том, что каждый запрос должен быть максимально полным и ясным, поэтому запрос следует направлять только после того, как будут исчерпаны все возможности дальнейшего проведения экспертизы по существу. Замечания и предложения, приводимые в запросе, должны быть конструктивными и полезными. Такой подход позволяет минимизировать трудоемкость и общие сроки рассмотрения заявки на изобретение.
Общие требования, предъявляемые к уведомлениям и заключениям, состоят в том, что они должны быть мотивированными.
Стиль изложения документов экспертизы должен быть беспристрастным.
Несмотря на то что вопрос о последовательности действий, связанных с проведением экспертизы по существу, отнесен к компетенции эксперта, при проведении экспертизы по существу должны неукоснительно соблюдаться общие принципы, закрепленные в нормах Кодекса и Регламента ИЗ.
Следует помнить, что экспертиза заявки на изобретение по существу проводится в отношении формулы, предложенной заявителем, и именно с этой формулой Роспатент принимает решение о выдаче патента на изобретение либо об отказе в выдаче патента на изобретение(пункт 1 статьи 1387 Кодекса).
Пунктом 2 статьи 1386 Кодекса установлено, что экспертиза заявки на изобретение по существу включает:
– информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники (см. часть вторую Руководства по экспертизе заявок на изобретения), по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;
– проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса.
При этом информационный поиск в отношении заявленного изобретения, относящегося к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 и в пунктах 5 и 6 статьи 1350 Кодекса, не проводится.
Запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется только в том случае, если имеются препятствия для дальнейшего проведения экспертизы по существу (пункт 5 статьи 1386 Кодекса).
Обстоятельства, которые могут служить препятствием для проведения экспертизы по существу, рассмотрены в пункте 24.6 Регламента ИЗ. Однако при подготовке запроса не следует опираться на эти положения формально. При их применении необходимо неукоснительно соблюдать положение абзаца первого подпункта (1) пункта 24.6 Регламента ИЗ, устанавливающее, что запрос дополнительных материалов направляется только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы по существу (см. также раздел 7 настоящего Руководства).
В частности, к препятствиям для проведения экспертизы по существу отнесена необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4Регламента ИЗ (раздел 2 настоящего Руководства). В связи с этим следует помнить положение подпункта (8) пункта 24.4 Регламента ИЗ. Все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются экспертом с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой, если выявленные экспертом нарушения требований, предъявляемых к формуле изобретения Регламентом ИЗ, не препятствуют проверке патентоспобности заявленного изобретения.
Следует также помнить, что до принятия по заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента заявитель вправе внести изменения в документы заявки на изобретение, в том числе представить измененную формулу изобретения, не изменяющую его сущность(пункт 1 статьи 1378 Кодекса). Такие изменения могут быть внесены заявителем, в частности, путем подачи дополнительных материалов либо при представлении доводов по мотивам уведомления по результатам проверки патентоспособности изобретения. В связи с этим норма подпункта (1) пункта 26.2 Регламента ИЗ обязывает эксперта проводить поиск не только в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле, предложенной заявителем. Следует учитывать существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения. Необходимо также учитывать описание и чертежи в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. Такая стратегия поиска позволяет с большой степенью вероятности учесть при поиске возможные изменения формулы изобретения. Это дает возможность привести в запросе не только результаты проверки патентоспособности изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, но и сделать полезные замечания, касающиеся возможной корректировки притязаний.
Если вывод о несоответствии условию новизны или изобретательского уровня получен в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, имеющей зависимые пункты, целесообразно направить заявителю запрос с предложением представить скорректированную формулу изобретения (подпункт (7) пункта 24.5.2, подпункт (9) пункта 24.5.3, подпункт (1) пункта 24.5.4 Регламента ИЗ). В таких случаях целесообразно уведомить заявителя об источниках информации, которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения зависимых пунктов формулы в независимый пункт.
В то же время, если вывод о несоответствии условию промышленной применимости, новизны или изобретательского уровня получен в отношении изобретения, охарактеризованного формулой, не имеющей зависимых пунктов, эксперт может, но не обязан направлять заявителю запрос с предложением представить скорректированную формулу изобретения. Такой подход определен подпунктом (3) пункта 24.5.1, подпунктом (8) пункта 24.5.2, подпунктом (10) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ.
В любом случае целесообразно исходить из того, что запрос формулы изобретения следует направлять только тогда, когда возможна корректировка формулы изобретения без изменения сущности заявленного изобретения, и эта корректировка позволит преодолеть выявленные экспертом препятствия для принятия решения о выдаче патента.
В запросе наряду с аргументированным выводом о непатентоспобности заявленного изобретения эксперт может указать признаки, включение которых в независимый пункт формулы изобретения позволит изменить вывод на противоположный. Такое предложение следует обосновывать ссылкой на подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ.
В случае если экспертом однозначно установлена невозможность подобной корректировки формулы изобретения, направление запроса с единственным предложением скорректировать формулу нецелесообразно.
Если основания для запроса исчерпаны, и эксперт приходит к выводу о том, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, либо каждое изобретение заявленной группы изобретений соответствует всем условиям патентоспособности, заявителю может быть направлено мотивированное уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения. Уведомление направляется в случаях, предусмотренных пунктом 24.8 Регламента ИЗ.
Если основания для запроса исчерпаны, и эксперт приходит к выводу о несоответствии заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному из условий патентоспособности, заявителю в обязательном порядке направляется мотивированное уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения.
Экспертиза заявки на изобретение по существу завершается принятием Роспатентом решения о выдаче патента на изобретение, об отказе в выдаче патента на изобретение, о признании заявки на выдачу патента на изобретение отозванной. Решение о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента принимается с учетом доводов заявителя по приведенным в уведомлении мотивам, если доводы поступили в установленный Кодексом шестимесячный срок (пункт 1 статьи 1387).
Экспертиза также может завершиться уведомлением об отзыве заявки по заявлению, поданному заявителем (статья 1380 Кодекса).
Более подробно затронутые вопросы рассмотрены ниже в соответствующих разделах настоящего Руководства.